> 訂閱
> 取消
[美國專利] USPTO對標的適格性的最新備忘錄,可提供發明人一線希望?
首頁    |    最新消息    |    最新消息

2016年11月2日,美國專利商標局(USPTO)根據聯邦巡迴法院對McRO案和BASCOM案所作判決,向USPTO審查員發出,關於標的適格性備忘錄 (Memo on Subject Matter Eligibility )。USPTO以先前所有判決為基礎,去更新其標的適格性決定備忘錄基準,當然在USPTO發布此標的適格性備忘錄,當然前一天所公布的Amdoc案的判決,未在考慮的範圍。

在McRO案中,聯邦巡迴法院主張 : 基於在計算機動畫中併入特定要求的規則於電腦動畫”改進現有技術程序“,藉由允許計算機做以前電腦所不能做到的事情,因此,判定該專利適格。根據McRO案,美國專利商標局指示審查員,當確定一個概念為司法例外時,不要過分概括該權利要求或將其簡化為其“要旨(gist)”或核心原則。

 
在備忘錄中,其強調“計算機相關技術的改進”不限於計算機技術本身操作的改進,而是,也可在允許計算機執行先前不可執行的功能的規則中找到。以要尋找電腦相關技術的改進為例,包含有 :
(1)要求保護的發明的說明書中有教導如何改進計算機或其他技術; 和
(2)對由所要求保護的發明限定的問題,提供的特定解決方案,而不是針對解決方案的指出想法或結果。 這為執業代理人提供了更清楚的準則包括 : 說明書中應該包括什麼,以及對於真正以軟體為基礎的發明,在一般審查單位允許的請況下提供一條可行的路,而不是只能訴諸於先前訴願(pre-appeal 訴願的選項。
 
在BASCOM案,雖然聯邦巡迴法院認同,雖然每個權利要求的依序的技術特徵出現在現有技術中,但對所主張保護的依序技術特徵的組合併不視為一般或習知的。
 
備忘錄中,關於先佔(preemption)的議題,只是反駁申請人反駁審查員對標的不符合適格性的審查。執行這種核駁,審查員被指示,須遵循McRO案和BASCOM案的準則。
 
本備忘錄在結論中,指示審查委員,除非審查的申請案的事實,符合不可引述為前案的判決的事實,否則應避免依賴不可引述為前案的判決
(non-precedential decisions),例如SmartGene案和Cyberfone案。 現今審查的案件,很少與SmartGene案和Cyberfone案的事實相符。因此,我們應該看到,目前由這些不可引述為前案的判決,導致的可專利的性障礙減少。


自備忘錄公佈以來,經我們說明的審查員發現到,在此提供的準則,是令人感到不安的。因為,他們認為美國專利商標局從“不准許”立場,轉變為“准許”的立場。 大家都知道,這不是首例,這在遵循KSR準則中,也看到相同的模式。

申請人應該放心,關於專利標的的適格性,正在逐漸符合現代創新環境。法院和美國專利商標局都已經了解到,發明創新可發生在軟體領域,這使發明者重新相信,他們的發明將得到保護。


相關專欄 : 不能過份簡單地看待一個可專利性議題 - McRO v. Bandai Namco, et al. (Fed. Cir. 2016)
                  USPTO面對最近案例發布可專利性備忘錄